1. Sentencia de referencia

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011 en relación a la petición de cuestión prejudicial presentada en el marco de un litigio entre, por un lado, L’Oréal SA y sus filiales Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie y L’Oréal (UK) Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «L’Oréal») y, por otro lado, tres filiales de eBay Inc. [eBay International AG, eBay Europe SARL y eBay (UK) Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «eBay»)], en relación con la comercialización, sin el consentimiento de L’Oréal, de productos de ésta a través del mercado electrónico gestionado por eBay.

2. Conclusiones

2.1 Productos situados en un tercer Estado

En el caso de que productos situados en un tercer Estado, designados con una marca registrada en un Estado miembro de la Unión o con una marca comunitaria y no comercializados anteriormente en el Espacio Económico Europeo o, tratándose de una marca comunitaria, no comercializados anteriormente en la Unión, sean vendidos por un agente económico a través de un mercado electrónico y sin el consentimiento del titular de esta marca a un consumidor que se encuentra en el territorio cubierto por dicha marca o sean objeto de una oferta de venta o de un anuncio en tal mercado destinados a consumidores situados en dicho territorio, el titular de la marca puede oponerse a esa venta, a esa oferta de venta o ese anuncio en virtud de las normas establecidas en el artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, o en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en este territorio.

2.2 Muestras gratuitas

El hecho de que el titular de una marca entregue a sus distribuidores autorizados productos designados por dicha marca, destinados a que los consumidores los prueben en los puntos de venta autorizados así como frascos de muestra, designados igualmente con esa marca, de los que pueden tomarse pequeñas cantidades para distribuir a los consumidores como muestra gratuita no constituye, a falta de elementos de prueba en sentido contrario, una comercialización en el sentido de la Directiva 89/104 o del Reglamento nº 40/94.

2.3 Productos a los que se ha retirado en embalaje

Los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede, en virtud del derecho exclusivo conferido por ésta, oponerse a la reventa de productos como aquellos sobre los que versa el litigio principal por haber retirado el revendedor el embalaje externo de estos productos cuando esta retirada del embalaje tenga como consecuencia que no figuren informaciones esenciales, como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético. En el supuesto de que la retirada del embalaje externo no implique que se omitan tales menciones, el titular de la marca puede, no obstante, oponerse a que se revenda sin embalaje un perfume o un producto cosmético designado con la marca de la que es titular si demuestra que la retirada del embalaje menoscaba la imagen de dicho producto y, en consecuencia, la reputación de la marca.

2.4 Palabras clave que coinciden con marcas

Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca y que ha sido seleccionada por ese operador en el contexto de un servicio de referenciación en Internet, de productos de tal marca que se ponen a la venta en ese mercado electrónico cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

2.5 Símbolos idénticos o similares a marcas

El operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, de signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web.

2.6 Responsabilidad del operador de un mercado electrónico

El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados.

Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas.

En el supuesto de que el operador del mercado electrónico no haya desempeñado un papel activo en el sentido descrito en el anterior párrafo y, en consecuencia, a su prestación del servicio le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, ese operador no podrá, no obstante, en un asunto que puede concluir con una condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, acogerse a la exención de responsabilidad prevista en esa disposición cuando haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14.

2.7 Actuación preventiva de los Estados miembros

El artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que exige a los Estados miembros velar por que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual puedan requerir al operador de un mercado electrónico la adopción de medidas que permitan no sólo poner término a las lesiones causadas a tales derechos por usuarios de dicho mercado electrónico sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo. Estos requerimientos deben ser efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben crear obstáculos al comercio legítimo.